談商標的「反向混淆」

114.02.01.完成
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後起之秀可以叫老前輩退讓嗎？當然不行。

當年我爸開「超級瑪利歐」超市時，任天堂的「超級瑪利歐」都還不知道在哪裡，怎麼後來它的「超級瑪利歐」紅了半邊天，我家的「超級瑪利歐」超市就不可以了？

這稱為商標的「反向混淆」，就是後起之秀太知名，導致大家誤以為老前輩是後起之秀的人。

那麼，後起之秀可以叫老前輩退讓嗎？當然不行，你以為你財大，就可以對別人氣粗嗎？

可是，你要消費者怎麼辦？誰又知道誰是誰？

這爭議案件發生在哥斯大黎加，有位唐瑪利歐50多年前開了一家超市，就取名為「超級瑪利歐」，但並沒有將「超級瑪利歐」註冊商標。

後來，任天堂的「超級瑪利歐」先註冊商標，但沒有指定使用在超市。所以，它的商標註冊是合法的。

如果任天堂知道「超級瑪利歐」超市先使用「超級瑪利歐」且沒有註冊商標，然後跑去搶註「超級瑪利歐」並指定使用在超市，依據商標法第30條第1項第12款，會被核駁而不准註冊，即使被誤為核准後，也可透過異議或評定而加以撤銷。

後來，任天堂的「超級瑪利歐」紅了半邊天，「超級瑪利歐」超市才去申請「超級瑪利歐」註冊商標，指定使用於超市且獲准。

照理說，「超級瑪利歐」超市申請「超級瑪利歐」註冊商標使用於超市時，因為任天堂的「超級瑪利歐」已經紅了半邊天，消費者會誤以為「超級瑪利歐」超市是任天堂開的，依據商標法第30條第1項第11款，這項申請會被核駁而不准註冊，即使被誤為核准後，也可透過異議或評定而加以撤銷。

但如果商標註冊已超過五年，任天堂先前都沒有聲請評定，消費者也已經知悉「超級瑪利歐」超市註冊商標使用於超市，就不能再申請撤銷「超級瑪利歐」超市註冊商標，否則對「超級瑪利歐」超市及消費者都不公平。偏偏任天堂沒有即時申請撤銷，「超級瑪利歐」超市的註冊商標，也就繼續存在。

萬一「超級瑪利歐」超市的「超級瑪利歐」註冊商標被核駁或核准後被撤銷，先使用的「超級瑪利歐」超市還能不能使用「超級瑪利歐」當超市名稱呢？商標法第36條第1項第4款規定，如果有人註冊取得商標權，在這之前善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務的人，可以繼續使用，但以原使用之範圍為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。

「超級瑪利歐」超市即使沒有商標註冊，它也不是使用在任天堂的「超級瑪利歐」註冊商標指定的商品或服務，任天堂就更無權禁止「超級瑪利歐」超市繼續使用「超級瑪利歐」當超市名稱。

商標是要區別商品或服務來源，並藉此與他人提供的商品或服務產生區隔，方便消費者消費時進行選擇。商標法沒強制要求一定要註冊獲准才能使用，但商標必須申請指定使用於一定的商品或服務，並註冊獲准，才能有專用權，禁止別人使用。所以，使用前申請商標註冊獲准，對自己較有保障。不僅如此，如果努力經營，讓它成為著名商標，依商標法還可以禁止他人註冊商標或使用在任何商品或服務，效果非常廣泛。