著名商標之保護與「網域名稱(Domain Name)」之爭議(89.10.28)

著名商標之保護與「網域名稱(Domain Name)」之爭議

(章忠信 89.06.10. 最近更新日期 91.04.08.)

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有著作權，侵害必究

電子商務發展下的環境，企業爭相設置網頁，投入網際網路，不管是真的利用網路拓展商機，還是僅為趕時髦，一時間，彷彿沒有網站的企業就不夠合乎潮流，新人裹足不前，或也將影響股票價格。

任何個人或企業設置網站，首先必須面對網域名稱（Domain Name）的指定。對於知名廠商而言，能夠直接以其公司名稱或產品品牌作為網域名稱，最是方便好記，有助消費者的上網瀏覽，進而提增商機。然而，當自己的名稱或商標，或相近於自己的名稱或商標被他人依「先申請先使用原則(First come, First serve)」捷足先「登」時，尤其發現先登記者以不正企圖，利用該網域名稱於有損本身利益之活動時，到底有何方式可以防止，屢為各企業所關切。

Domain Name (網域名稱)與IP Address(Internet Protocal Address，網路協定住址)係相互對應文字型的domain name有一定意義而易於記憶，方便人類使用，數字型的IP Address完全是一串數字，專供電腦判讀，其間則是透過Domain Name System (DNS)在讓使用者慣用之domain name自動轉換成電腦能判讀之IP Address。網域名稱正是「網路世界中的住址」，其必須是惟一而不可重複的。然而，當網域名稱被以姓名或事業名稱或商標命名時，其不僅是住址，更是代表著人格權或商品、服務之標示。關於網域名稱之註冊如涉及他人已註冊之商標，或外國之商標但在我國未註冊者，尤其有惡意使用之情行，得否有法律救濟解決，向值關切。

網路蟑螂(cybersquatter)之惡行

於網路上非以善意使用為目的，蓄意將他人姓名、公司名稱、商號或商標搶註為網域名稱，一般稱之為「網路蟑螂(cybersquatter)」，其存在之原因，約有幾項：

一、轉售謀利。例如有人登記以280美元將華納公司之四個相關商標登記為網域名稱，隨後再以35萬美元轉售予華納公司，賺得厚利。有人以business.com申請後，再予轉售，目前已達750萬美元。

二、製造混淆。例如，whitehouse.com引起一般人誤會，以為是美國白宮之網站而前網，其實卻是成人網站。

三、違法詐欺。比製造混淆更具犯罪可罰性的是利用虛偽登記網域名稱以達違法詐欺之目的，利如，以attcallingcard.com登記為網域名稱以欺騙信用卡使用者透露信用卡號碼，以供作為經濟犯罪之用。

網域名稱與商標或標章

我商標法早期以中文為主，英文部分限音譯或意譯，八十三年修正商標法後開放申請人得獨立申請英文名稱。網域名稱如被作為企業名稱或申請註冊為商標或標章，在經過主管機關審查認定具商標法第五條之識別性，以及無第三十七條各款所定不得享有商標或標章專用權之原因，固可獲准註冊，取得商標或標章專用權，惟網域名稱本身與商標法保護之客體事實上仍有差距，尤其網域名稱常為求好記，趨於使用通俗名詞，就可能因不具識別性而無從獲准註冊為商標，因此，網域名稱與商標法所保護之商標並不一定相等，亦即網域名稱如符合商標法規定，固有成為商標之可能，但不是所有網域名稱均得符合商標法規定而成為商標。反之，如以商標中之英文字母與數字申請登記網域名稱獲准，亦得作為網域名稱。

網域名稱與商標之區別如下：

　 網域名稱
商標

定義
網站之所在住址
商品或服務之標識

功能
搜尋網站之所在
識別商品或服務之來源

內容
英文字母、數字
文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式

登記原則
分為十五種類別。

同一類別中之同一名稱不得相同，但得以近似名稱登記。
分為二十四類。

禁止同一商品或類似商品使用相同或近似之商標

使用範圍
全球各地無國界
獲准登記之各國(屬地主義)

登記機關
民間組織

台灣網路資訊中心(TWNIC)
政府機關

經濟部智慧財產局


網路上使用商標與商標法所定商標之行使

商標法第六條規定：「本法所稱商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書，價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布。 商標於電視、廣播、新聞紙類廣告或參加展覽會展示以促銷其商品者，視為使用。」於網路上使用商標之行為，應被視為商標法所定商標之行使。

網路上使用之商標可否為著名商標

「著名商標」，指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言。網路上使用之商標如在客觀事實上可被認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知，則可為「著名商標」。

網域名稱與商標之衝突

一、以他人註冊之商標或近似之文字與數字作為網域名稱，於網站上提供促銷商品或提供服務之資訊，並銷售或提供相同或類似之商品或服務，將構成侵害商標專用權。

二、以他人註冊之商標或近似之文字與數字作為網域名稱，於網站上提供促銷商品或提供服務之資訊，但銷售或提供非屬相同或類似之商品或服務，不致構成侵害商標專用權。

三、以他人網域名稱註冊為自己商標----

(一)網域名稱所有人仍可依商標法第二十三條第二項善意使用規定，繼續使用該網域名稱，不致構成侵害商標專用權。

(二)網域名稱所有人可依商標法第三十七條第一項第七款規定「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，申請評定商標註冊無效。

網域名稱侵害商標之救濟

商標法第六十二條規定，意圖欺騙他人，以相同或近似於他人註冊商標或標章之文字，登記為網域名稱，並使用於同一商品或類似商品，或從事於同一或類似之服務者，為侵害商標或標章之專用權。依第六十一條規定，對於侵害商標專用權者，得請求損害賠償、排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。

商標法第三十七條第七款規定，「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不准其註冊之，此類似於「商標淡化」 規定，惟若僅是將著名商標或標章作為網域名稱使用，並未申請商標註冊，現行商標法似無解決之道，商標法修正草案第七十六條乃嘗試補救之，其規定「因故意使用相同或近似於他人著名之註冊商標於非同一或類似之商品或服務，而有致公眾對其所表彰來源產生聯想，或有減弱著名商標識別性、污損或利用著名商標信譽之情事者，視為侵害其商標專用權」，或可使得著名商標或標章不致任意被作為網域名稱而使用。

網域名稱與公平交易法

我國目前對於網域名稱與商標專用權間之各項適用上之糾紛及疑義，並無明確之規定，但公平交易法第二十條第一項第二款之規定，事業就其營業所提供之商品或服務，不得以相關事業或消費者普遍認知之他人姓名，商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，為相同或類似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者。

對於該條文之適用，行政院公平交易委員會訂有「處理公平交易法第二十條原則」，由於公司或商號名稱、商標、標章均為公平交易法中表徵之例示，在網域名稱之使用上，以使否為「相關事業或消費者普遍認知」及是否「致與他人營業或服務之設施或活動混淆者」，作為是否會造成混淆之認定標準，亦即網路使用者是否因該網域名稱與相關事業或消費者普遍認知之他人姓名，商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，為相同或類似之使用而造成混淆來判斷。如他人姓名，商號或公司名稱、標章或商標符合公平法所稱之表徵，且符合公平交易法第二十條之要件：（1）相關事業或消費者普遍認知（2）為相同或相類似之使用（3）與他人商品或服務相混淆，則公司或商號名稱、商標、標章專用權人即可依據公平交易法第二十條排除他人於網際網路上使用相同之網域名稱。

此外，公平交易法第二十四條關於其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為之禁止方面亦規定：「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」因此，若有襲用他人著名之商品或服務表徵，雖尚未致混淆，但有積極攀附他人商譽等情事時，亦得依該條文規定加以禁止。公平交易委員會即曾於二○○○年二月二十三日第四三三次委員會會議，認定亦昕電腦有限公司搶註家樂福股份有限公司商標名稱「carrefour」為網域名稱，雖未使用，但仍屬於「阻礙原表徵所有人進入網際網路市場爭取交易之機會，違反競爭效能，影響交易秩序」之顯失公平行為。

又台北地方法院曾在一九九九年針對美商雅虎控告台灣雅虎行銷股份有限公司涉嫌侵害其公司名稱及使用「雅虎」為網域名稱違反公平交易法案中，認定台灣雅虎行銷股份有限公司將他人公司名稱作為網域名稱使用，雖然未違反公司法第八條之侵害公司名稱專用權規定，但原告美商雅虎為具有市場高知名度及相當規模之事業，普通知識經驗的相關事業或消費者都可知悉，被告公司事實上攀附原告商譽，可以減少廣告費用、獲得交易上優勢，同時亦誤導大眾進而產生混淆，影響交易秩序，爰引公平交易法第二十條規定判定被告違法。

我國網域名稱之登記

國際網際網路管理單位為「網際網路位址與名稱分配單位(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN)」，在我國負責網域名稱登記者，起初為「台灣網路資訊中心(TWNIC)」1999年12月29日，台灣網路資訊中心正式轉型成為「財團法人台灣網路資訊中心」，2000年3月29日，正式成立，其係由交通部電信總局及中華民國電腦學會共同捐助設立，非以營利為目的，提供註冊資訊、目錄與資料庫、推廣等服務。2000年10月間，國內主管機關再度開放亞太線上、網路家庭、中華電信、聯合數位、協志科技及網路中文資訊等六家公司代理網域註冊服務。

網域名稱層級架構分為三層，第一層為國別，如我國為tw，日本為jp，中國大陸為cn，美國因為係網路之起源地，故未再作特別註明；第二層為網站屬性，com.為商業團體組織（公民營事業機構），net.為網路管理機構（具電信加值網路證照者），org.為財團法人、社團法人等非政府、非商業機構，其網域名稱受理單位為數位聯合電信股份有限公司(SEEDNet)；edu.為教育及學術研究單位，其網域名稱受理單位為教育部電算中心；mail為軍事機構，其網域名稱受理單位為國防部；gov.為政府單位，其網域名稱受理單位為行政院研考會，idv為個人，其受理單位為數位聯合電信股份有限公司(SEEDNet)，2000年11月16日ICANN經過五年的討論，再開放第二層新網站屬性，從44個建議分類中，再選出七個分類，新的附加域名在2001年底開始使用，包括biz供商業用途，info供一般用途，name供個人用途，pro供專業領域，包括律師、會計師及工程師等使用，museum供博物館等展覽機構使用，aero供航太業使用，coop供非營利性合作組織（cooperative）使用；第三層為特取名稱，由網站負責人所自行命名，例如[著作權筆記]之網域名稱為[copyrightnote.org]，其中copyrightnote為第三層之特取名稱，org為第二層之網站屬性，表示其為非政府、非商業機構，由於係在美國所登錄之網域名稱，故無第一層為國別。

依據「財團法人台灣網路資訊中心」所定網域名稱爭議處理原則，其網域名稱受理單位依網域名稱申請原則辦理登記事項，即「先到先贏方式」，不判斷網域名稱之登記與使用是否侵害第三者權益，不介入申請人與第三者之法律訴訟，亦不擔任調解人。網域名稱如有侵害第三者之權益的情況產生時（包括有關商標、服務標章、商號名稱等之侵害），申請人需負擔網域名稱受理單位因此侵害行為所產生之一切損失（包括名譽損害、人員勞力耗損費用、以及相關訴訟費用等），並代為防禦抗辯。而受理單位得依法院判決通知或具法律效力之和解書，進行網域名稱變更或撤銷其網域名稱。其未繳交年費或違反「網域名稱申請同意書」聲明事項者，受理單位得撤銷其網域名稱。

網域名稱之申請有幾項原則：

1. 採「先申請先使用原則」(First come, First serve)；

2. 可線上申請；

3. 祇問有無與前案相同，不問是否近似。

4. 我國無法律規範，僅是私契約之約定。法律上無排他性之效果，僅屬債權上之性質。

5. 不作實質審查。

目前註冊費為新台幣500元整，於申請之時一次繳足。年費為新台幣1000元整，每次繳付需一次繳足二年年費。每次更改網域名稱需再繳付一次註冊費。

個人網域名稱認可不受商標法限制。

網域名稱之問題包括：

1. 缺乏全球一致標準；

2. 技術上重IP Address，輕domain name；

3. 祇問有無與前案相同，不問是否近似；

4. 發展未成熟，存在於虛擬世界。

美國之作法

關於著名商標(famous mark)之保護，在美國通過「一九九五年商標淡化法案(The Trademark Dilution Act of 1995)」以前，其係以各州之法律保護之。商標淡化法案乃源於不公平競爭概念，其修正了美國聯邦法之商標法第1125條第(c)項，禁止減損公司之商標識別性之行為，以作為對抗搶註商標之有效方法，其中包括對於著名商標之特別保護規定，亦得作為處理將他人著名商標搶註為網欲名稱之手段。

關於著名商標之認定標準，包括該商標之顯著性程度、使用於商品或服務之期間及範圍、廣告行銷或對公眾公開之期間及其範圍、使用於交易之區域範圍、使用之商品或服務之行銷管道、在權利人及禁制令相對人之交易區域及行銷管道中被認知之程度、第三人使用相同或近似商標之性質及範圍，以及是否註冊等。當任何人就商標或商業名稱在商業上之利用會造成某著名商標之顯著性有淡化之可能時，商標專用權人即可依商標淡化法案申請禁制命令。

商標淡化法案透過美國法院以各項判決落實後，雖漸成為美國解決網域名稱之重要依據，然而網域名稱之使用功能既在辨識 IP address，則網欲名稱之搶註是否構成對商標專用權之侵害，非無疑義。美國參議院乃於一九九九年十一月二十九日通過「一九九九年反網路強佔消費者保護法案(The Anti-squatting Consumer Protection Act of 1999)」，增訂商標法第1125條第(d)項，對於惡意將他人商標登記為網域名稱以謀利之人，由於其網域名稱與他人之商標或服務標章相同或近似，或將造成著名商標或服務標章被淡化時，商標專用權人得請求法院發出命令，要求網域名稱登記機關將該網域名稱之登記撤銷或轉登記予商標專用權人，商標專用權人並得針對每一網域名稱請求每金一千元至十萬元之法定損害賠償，或自行舉證其損失而求償。

由於商標法或公平交易法通常僅能禁止販售商品、提供服務或就該等行為作行銷之行為人，對於僅是將他人商標搶註為網域名稱，但未進行相同或近似商品行消或服務之行為之人，未必能加以規範，「一九九九年反網路強佔消費者保護法案」正可以補此不足。依該法案規定，法院必須確定1)原告的網域名稱是否是具區別性(distinctive)與著名(famous)的商標而值得保護；2)被告的網域名稱是否與原告的商標相同或造成混淆(identical or confusingly similar)；3)被告就該網域名稱之註冊有意圖營利之惡意(a bad-faith intent to profit)。

至於如何判別「惡意」，該法案列出九項認定標準以供法院認定，其包括：

1.網域名稱所有人如有商標或其他智慧財產權，則網域名稱是否與所有人之商標或其他智慧財產權有關；

2.網域名稱之內容是否包括所有人之法律上名稱或通常係作為識別該人之名稱；

3.網域名稱所有人如先前有使用該網域名稱，其是否本於誠信原則提供商品或服務；

4.網域名稱所有人是否本於誠信原則非營利性使用或合理使用該網域名稱供人接觸其網頁；

5.網域名稱所有人是否對於網站之來源、贊助者、相關性或支持等造成混淆，不問是否是為經濟利得或意圖減損或傷害該商標，而意圖使消費者自商標專用權人之網站轉移至其網站，而致損害商標專用權人之商譽；

6.網域名稱所有人是否未曾本於誠信原則，實際使用或意圖使用該網域名稱提供任何商品或服務，而將該網域名稱轉售予商標專用權人，或其他第三人，或該網域名稱所有人先前之行為顯示有此傾向者；

7.網域名稱所有人於提出該網域名稱之申請時，是否所提供之資料有誤導或錯誤之聯繫資訊，是否故意不維護聯繫資訊之正確性，或其先前之行為顯示有此傾向者；

8.網域名稱所有人於提出或取得多項網域名稱之申請時，是否知悉該網域名稱縱不涉及貨品與服務，亦已與他人所有之據區別性之商標相同或產生混淆，或將對著名商標造成淡化；

9.商標於網域名稱註冊中之範圍是否具區別性，及是否足以產生著名之效果。

由於透過司法途徑解決網欲名稱搶註之爭意過於耗時，自一九九九年十二月起，ICANN開使執行「爭端解決統一政策(the Uniform Dispute Resolution Policy)」，以較快速省錢的方式處理任何以相同或近似於他人商標之名稱作為網域名稱之登記而牟利或吸引網路使用者之情形。在該制度下，任何商標專用權人如認為他人所為之網域名稱之登記侵害其權利者，得向得ICANN指定之四個團體之一提出主張，該等團體將成立委員會解決爭議。商標專用權人可以選擇由一人或三人組成之委員會，該委員會在審核網域名稱之登記是否相同或近似於他人之商標、有無惡意、有無法律上之利益等因素，於二週內提出意見。通常而言，網域名稱之登記是否會被撤銷，登記者的意圖是最重要的判斷依據。若登記者對於網域名稱並無自行使用之意圖而是待價而沽，則被撤銷之可能性將很大。例如，有人以百貨名店Wal-Mark的商標登記網域名稱為Wal-Marksuck.com，最後被認定應將網域名稱移轉予Wal-Mark公司，因為其有欲出售予Wal-Mark公司之意圖。此外，合理使用與言論自由也是一種考量。如果使用相同或近似於他人商標之網域名稱是為建立網站，以批評或支持某一特定團體或公司，則會被認為合法使用而不可撤銷其登記。

我國之作法

在我國，「財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）」「爭議處理機制研擬小組」於二○○一年初制訂「網域名稱爭議處理辦法」及「網域名稱爭議處理辦法處理要點」。而「資策會科技法律中心」及台北律師公會更被其於二○○一年三月認可為網域名稱爭議處理機構，解決現存的處理過程過度耗時的問題，並加速爭議處理流程。

二○○一年八月，「資策會科技法律中心」曾處理的幾個案例中，「m&m's」巧克力之商標網域名稱為最著名的首例。該案中，美商瑪斯公司享有「m&m's」著名商標，欽品科技公司以www.m-ms.com.tw為網域名稱獲得註冊，但其特取部分「m-ms」與美商瑪斯公司享有「m&m's」著名商標近似，而欽品科技公司並未積極證明其具有使用該網域名稱的權利或正當利益，專家小組認定欽品科技公司明知「m-ms」為他人著名商標，仍以近似著名商標的主要文字部分註冊網址，不但違反註冊人對TWNIC的告知義務，且將與「m&m's」的商品品質及公司商譽，產生不當的攀附效果，消費者極可能將「m-ms」誤認為「m&m's」，且誤認該網站內容的商品及服務，為美商瑪斯公司所產製或提供，容易誤導網路使用者瀏覽該網站，因此決議依據申訴人美商瑪斯公司的請求，將該網域名稱移轉於申訴人。

發展觀察

1.一般人總誤認如果自己的商標或公司名稱可以申請網域名稱，即使他人已就同一網域名稱先註，仍有取回的可能。這在實際運作上未必十拿九穩。司法機關的判決顯示，商標或公司名稱未必能使企業專有該商標或公司名稱的網域名稱，若他人使用該網域名稱有足夠的證據證明並無惡意，且與其使用與該他人的網路經營有密切關係，原商標或公司名稱所有人並不能要求取回該網域名稱。例如，若他人與自己的公司名稱之簡寫相同，而他人已先申請獲得網域名稱，並正常使用中，自己並不得以較為知名而要求優先使用該網域名稱。

2.即使已取得網域名稱，仍別忘了在行政管理上之落實，隨時要注意維護網域名稱之合法正常使用狀態。由三十個工業化國家所組成的「經濟合作發展組織(OECD)」在二○○一年十二月十七日至二○○二年二月十一日期間，因作業疏失未及將網址續用費美金七十元入帳，其法文網站ocde.org被色情業者占用，貼上一堆不堪入目的色情圖片，欲迫使OECD出高價買回，經過該組織動用不少法律專家採取多重法律途逕，才趕走網路蟑螂，取回使用權。