營業秘密與其他智慧財產權之關係

(章忠信 90.07.30. 最後更新日期 90.10.22.)
E-mail: ch7943wa@ms12.hinet.net
有著作權，侵害必究

「智慧財產權」(Intellectual Property Rights,簡稱IPR，德文Geistiges Eigentum)，中國大陸稱「知識產權」，其係指人類精神活動之成果而能產生財產上之價值者。因此，「智慧財產權」必須兼具「人類精神活動之成果」，以及能「產生財產上價值」之特性。
「智慧財產權」包括「工業財產權」及著作權、鄰接權。「工業財產權(Industrial Property Rights)」一詞，依世界最早於一八八三年通過之「保護工業財產權之巴黎公約(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)」第一條第二項規定，包括專利、實用新型、工業設計、商標、服務標章、商號名稱、產地標示或原產地名稱，以及防止不正當競爭。
依據一九六七年七月十四日於斯德哥爾摩簽定，1970年生效之「成立世界智慧財產權組織公約」第二條第八款規定，「智慧財產權」包括以下之權利：
1.文學、藝術及科學之著作。
2.表演人之表演、錄音及廣播。
3.人類之任何發明。
4.科學上之發現。
5.產業上之新型及新式樣。
6.製造標章、商業標章及服務標章，商業名稱及營業標記。
7.不公平競爭之防止。
8.其他在產業、科學、文學及藝術領域中，由精神活動所產生之權利。
此外，「關稅暨貿易總協定(General Agreement on Tariffs and Trade, GATT )」一九九九三年十二月十五日達成最終協議，一九九四年四月於摩洛哥簽署世界貿易組織世界貿易組織(WORLD TRADE ORGANIZATION)協定，其中之「與貿易有關之智慧財產權協定(Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods,簡稱TRIPS)將「智慧財產權」包括以下之範圍：
1. 著作權及相關權利(即保護表演人之權利、錄音物製作人之權利及廣播機構之權利等之鄰接權neighboring rights)。
2. 商標。
3. 產地標示。
4. 工業設計。
5. 專利。
6. 積體電路之電路布局。
7. 未公開資訊之保護(營業秘密)。
8. 授權契約中違反競爭行為之管理(公平交易)。
對於「工業設計」之保護，我國並未單獨立法，而係分別在「專利法」、「著作權法」中給予不同程度之保護。在「工業設計」之專利權保護方面，如符合「專利法」對物品之形狀、花紋、色彩或其結合之創作要件者，得以「新式樣專利」申請專利權而受保護；在「工業設計」之著作權保護方面，則得依「著作權法」之「美術著作」或「圖形著作」分別予以保護。
對於積體電路之電路布局，固然有可能合於「著作權法」「圖形著作」中之「科技或工程設計圖」而受保護，但在立法政策上，我國對於合於「積體電路電路布局法」之積體電路之電路布局並不得再依著作權法主張保護。
營業秘密為智慧財產權之一種，可以說是智慧財產權發展中最晚近的一個新法域，對於企業的經營扮演極重要的角色，與其他智慧財產權亦有相關的關聯，而主要集中在與著作權、專利權及公平交易法之關係。本文僅先就與著作權及專利權之關聯討論之，至於與公平交易法之關係，則另作專章討論。
一、營業秘密與著作權
著作權法第十條本文規定：「著作人於著作完成時享有著作權。」著作完成縱使不發表，亦不影響著作權的取得，從而，著作若涉及營業秘密，而著作權人與營業秘密所有人為同一人時，將著作秘而不宣，可以維持營業秘密之秘密性，同時保有著作權與營業秘密。
當營業秘密所有人與著作權人不同時，雙方就其所有雖仍享有權利而不致滅失，但要彼此約束與節制，以免相互構成權利之侵害。例如，出資聘人完成之著作同時包含營業秘密者，如雙方僅就營業秘密方面依營業秘密法第四條規定，約定由出資人享有，但未依著作權法第十二條就著作權方面作約定，則係以受聘人享有著作人格權及著作財產權。當受聘人行使著作人格權或著作財產權而欲公開發表著作時，就會構成侵害出資人的營業秘密，此時，受聘人不會因為享有著作人格權及著作財產權進而行使之，就當然可以對於侵害出資人的營業秘密一節免責，因此，受聘人為避免侵害出資人的營業秘密，在行使著作人格權及著作財產權時，就必須有所自我限制；相反地，當出資人於行使自己的營業秘密時，為避免侵害受聘人的著作人格權及著作財產權，也必須有所考量與節制。
又若將他人屬於營業秘密範圍內之資料，未經授權加以影印，並作進一步利用，除了侵害營業秘密外，也可能會構成侵害著作權。
關於電腦程式之保護，在著作權法第五條第一項第十款中有特定的「電腦程式著作」類別保護之，在營業秘密法中亦仍得獲得保護。電腦程式著作之著作人在創作完成取得著作權法保護同時，若未公開其原始碼，就可以受到營業秘密法的保護，祇是任何合法重製物的所有人若是透過「還原工程」之方式瞭解到該電腦程式著作之原始碼或營業秘密，進而撰寫出相同功能的電腦程式著作，並不會構成侵害他人的著作權或營業秘密。由於電腦程式若符合專利法的規定，亦得以專利權保護，就此部分而言，在其仍具備營業秘密法的保護條件時，並不會喪失營業秘密之保護利益。
關於營業秘密之「還原工程」，依行政院「營業秘密法」草案第十條有關「不正當方法」之說明，認為「還原工程」(Reverse Engineering)，係指第三人以合法手段取得營業秘密所附著之物後，進而分析其成分、設計，取得同樣之營業秘密而言，為第三人自行研究開發取得之成果，並非不公平競爭之手段，非屬「不正當方法」。因此，「還原工程」並不會侵害到電腦程式著作之營業秘密。
二、營業秘密與專利權
營業秘密欲獲得保護，維持其秘密性是非常重要的先決條件，而專利權乃是一種法律所建立的交換制度，在專利法的規定下，藉由專利權的授予，使發明人就其發明或專有技術得以壟斷一段時間，以換取發明人願意公開其獨家秘方或研發成果，與公眾分享。一方面公眾得以享用其發明成果，另一方面可以依其既有發明成果，再進行更高深的發明，而不必重蹈覆轍。專利權必須向專利專責機關即經濟部智慧財產權提出申請獲准後始能取得，此一申請程序中必須公開專利之內容，使其秘密不再保有秘密性，當然也就喪失營業秘密保護的條件，不能享有營業秘密法保護的好處。所以，營業秘密所有人在進行專利權的申請前，必須衡量以何種方式保護自己的智慧財產權較為有利。例如可口可公司就決定以營業秘密法保護自己的飲料配方，祇要以適當的方式維持其配方的秘密性，就可以不用申請專利，公開其配方，也不必如專利權的有限期間，而可以一直以營業秘密法保護配方。另一方面，研究中的發明尚未成熟，在達到提出專利申請之階段前，也可以受營業秘密法保護。
雖然一般看起來，營業秘密的保護與專利權的申請是相互排斥的，申請專利必須公開專利內容而喪失營業秘密保護，使得營業秘密保護僅發生在專利權申請獲准以前，不過在實務上，二者未必一定是相斥的。例如，就營業秘密的一部分申請專利，若就該專利之真正效用密而不宣，營業秘密之全部並不會因此一專利而喪失；又如申請三種專利權後，如何有效利用該三種專利，並結合其他方法技術，產生更大效能，如仍保持其秘密性，亦不會因此喪失營業秘密。
發明人從發明開始至提出專利申請這段期間，為確保發明內容不會外洩，進而喪失新穎性致無法取得專利權，幾乎都必須以營業秘密保護之，但專利權之保護有期限，營業秘密的保護則無限制。由於營業秘密的保護門檻較低，祇要符合營業秘密的秘密性、價值性與保密性三條件，就自動受保護，不若專利權須依專利法經主管機關嚴格的審核，然而，營業秘密保護未必優於專利權，蓋營業秘密若未以專利權保護，若他人未來基於合法的途徑取得營業秘密，例如「獨立發現（independently discover）」或「還原工程（reverse engineering）」方式取得相同的營業秘密，此時不僅別人使用不會侵害自己的營業秘密，甚至若他人進而取得專利權，自己反而不能使用原先的營業秘密。此外，九十年十月新修正之專利法已引進「早期公開制度」，亦即專利申請案提出經過十八個月後，不問是否開始審查，或審查完畢否，都必須公開申請案內容。由於專利能否取得，重在新穎性，既然該案的申請日已確定，其他在後的相同發明之申請案必然喪失新穎性而不可能獲准專利，「早期公開制度」在核准專利前將先申請的發明資訊即早公開，既不會影響先申請案是否獲准的判斷結果，又可避免他人重覆投資於相同之發明，是一項不錯的制度，不過，此一制度對於該發明資訊是否繼續以營業秘密保護或尋求專利權保護的判斷就會產生影響。如果該發明不是很有把握能獲得專利，最好不要提出專利申請，否則專利權無著，營業秘密又因「早期公開制度」而被公開，失其秘密性，將導致兩頭落空。
當然，營業秘密有時也是必須透過專利法來保護或延長保護。若預期自己的營業秘密可能即將被他人以其他正當方法開發或研究獲得，甚至因此提出專利權申請，就必須非常精準地在適當時機就適當範圍，先行提出專利權申請，以確保並延長原先自己所享有營業秘密客體之保護。
營業秘密與專利權既可以交互運用，保護企業自身經營之智慧財產，在企業競爭對手間，也常將營業秘密與專利權交互運用，作為經營競爭之手段，例如，全球晶片龍頭英特爾於2001年9月初在美國起訴主張我國廠商威盛公司生產的P4X286及P4M266兩款晶片組侵害其五種專利權，要求威盛公司停止出貨，並聲稱將對使用該等晶片於主機版主機版廠商及電腦製造商提起訴訟。英特爾與威盛公司間關於智慧財產權的訴訟不是第一次，威盛公司總經理陳文琦曾任職於英特爾，在英特爾的P3時代，雙方就曾進行智慧財產權的訴訟，主因是威盛公司當時的低價P3晶片組搶走了全球20%市場，該次訴訟最後以和解處理，和解條件則秘而不宣。此次在英特爾產品尚未上市前，威盛公司生產的P4X286及P4M266兩款晶片組已低價上市，比英特爾公司的產品低25%。威盛公司為驅除下游主機板廠商之疑慮，掌握其產品之商機，乃改變生產策略，聲稱將成立新部門，自行生產主機板，實際卻可能以OEM方式由原下游主機板廠商際續實際生產，但掛上威盛之商標，以換湯不換藥之作法，減輕下游主機板廠商之被訴侵害專利權壓力，此時，威盛之OEM下游主機板廠商名單在其高度保密下，就可能成為其企業經營之營業秘密。雖然這看似一場專利權之訴訟，其實未嘗不是高科技競爭對手公司間，營業秘密與專利權之攻防。威盛公司要先掌握英特爾產品是否上市及何時上市，以獲得先機，此可能會涉及英特爾的營業秘密。反過來說，英特爾藉由專利訴訟，一方面或可增加他方產品銷售困難，一方面可使對方必須洩漏營業秘密以期獲取專利爭訟之勝利，而此類訴訟所以最後常以秘而不宣之和解條件收場，營業秘密與專利權之運用及取捨考量，非外人所可瞭解，但可見其一斑。