營業秘密之歸屬

(章忠信 90.10.13. 最後更新日期 90.11.27.)
E-mail: ch7943wa@ms12.hinet.net
有著作權，侵害必究

在智慧財產權領域中，專利權、商標專用權、積體電路電路布局權必須經向主管機關登記才能取得專有權利，著作權法則於創作完成時自動受保護，至於營業秘密，則更為特殊，其甚至無所謂完成的問題，祇要符合營業秘密法第二條所定營業秘密條件的資訊，自研究或開發而形成營業秘密之資訊時即受保護。自然人獨資經營企業，於營業過程中，個人獨立所取得之營業秘密，固然歸其個人所有，無任何爭議，至於其他企業經營，不問僱佣、委任、承攬或其他法律關係所產生之營業秘密，如何定其歸屬，須有明文規定，以止爭執。營業秘密法乃參考專利法第七條至第九條規定，就營業秘密之歸屬作規定。應特別說明的是，「營業秘密」與「營業秘密權」並不相同，前者是指營業秘密法所保護之「資訊」，後者是指權利人就該「資訊」依營業秘密法所享有的「權利」，故關於「營業秘密之歸屬」，其實是指「營業秘密權之歸屬」。又「營業秘密權」既屬智慧財產權，為無體財產權之一種，充其量為「準物權」而已，而與「物權」之「所有權」概念不同，則「營業秘密權」之權利人理應與其他智慧財產權之權利人作同一方式之表達，即以「權利人」稱之，不宜以「所有人」稱之，故比照著作權人、專利權人或商標專用權人，關於「營業秘密權之歸屬」，以「營業秘密權人」稱之，應較適宜。
一、僱佣關係
關於企業內部之雇佣關係中，受雇人於職務上研究或開發之營業秘密，其歸屬依營業秘密法第三條規定：「受雇人於職務上研究或開發之營業秘密，歸雇用人所有。但契約另有約定者，從其約定。受雇人於非職務上研究或開發之營業秘密，歸受雇人所有。但其營業秘密係利用雇用人之資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業使用其營業秘密。」
該條之適用可分述如下：
(一)研究或開發之主體為「受雇人」：公司之員工固為最普遍之受雇人，惟此一受雇人不限於公司員工，獨資或合夥之受雇人，祇要是屬於雇佣關係下之受雇人均屬之。
(二)職務上或非職務上研究或開發之營業秘密：受雇人所研究或開發之營業秘密，可分為職務上或非職務上：
1.受雇人於職務上研究或開發之營業秘密，原則上歸雇用人所有，此為雇用人對於受雇人職務上研究或開發營業秘密之原始取得，蓋受雇人職務上研究或開發之營業秘密，係在雇主之企劃及監督之下所進行，通常亦係利用雇用人之資源或經驗，受雇人並依其職務領有薪資，故應以由雇用人所有為原則，例外則允許雙方約定由受雇人所有。在原則上歸雇用人所有時，營業秘密法則未如專利法第七條規定要求「雇用人應支付受雇人適當之報酬」，較相近於著作權法第十一條規定。
2.受雇人於非職務上研究或開發之營業秘密，再依其不同情形，定其歸屬與雇用人利用條件：
(1)由受雇人非利用雇用人之資源或經驗，獨立研究或開發之營業秘密，歸受雇人所有，則雇用人欲利用者，應依第七條方式獲得受雇人之授權使可。
(2)受雇人利用雇用人之資源或經驗，研究或開發之營業秘密，雖歸受雇人所有，但法律規定雇用人得於支付合理報酬後，於該事業使用其營業秘密。此乃營業秘密法所定之「法定授權」及「非專屬授權」，其原因在於受雇人若非利用雇用人之資源或經驗，無法研究或開發出該等營業秘密，基於公平之考量，應讓雇用人得於支付合理報酬後，於該事業使用其營業秘密。此一規定下，有數點應加注意：
a.是否利用該等營業秘密，由雇用人自行決定，若不利用，當然無須支付費用。
b.受雇人係因與雇用人之僱佣關係而可利用雇用人之資源或經驗，研究或開發出該等營業秘密，法律基於公平原則，乃規定雇用人就該營業秘密取得「法定授權」及「非專屬授權」，而雇用人依本條之利用，亦應僅限於在「該事業」中使用，亦即限定在「雇用人僱佣受雇人之業務」中，非毫無限制地利用，若雇用人有必要在其所經營之其他事業中利用，應另依第七條方式獲得受雇人之授權。
c.既然是「得於支付合理報酬後，於該事業使用其營業秘密」，則「支付合理報酬」乃「於該事業使用其營業秘密」之必要與先決條件，若雇用人未「支付合理報酬」即「於該事業使用其營業秘密」，將構成侵害受雇人之營業秘密，應依第十二條及第十三條規定，對受雇人負損害賠償責任。
d.關於「合理報酬」之認定，原則上應由雙方協議之，營業秘密法未如專利法第八條第四項規定「報酬有爭議時，由專利專責機關協調之」，其對於「合理報酬」之認定產生爭議時，祇能由雙方或參考著作權法第一百零六條之三第二項所定「一般經自由磋商所應支付之使用報酬」，或參考專利法施行細則第四十四條所列事項定之，例如該營業秘密之「產業上利用價值」、「技術價值」、「商業價值」、「實際需要程度」、「曾經授權買賣之價值」、「有無較優或價值相當可以代用者」。
e.本項規定既屬雇用人就該營業秘密取得之「法定授權」及「非專屬授權」，對於受雇人利用雇用人之資源或經驗，研究或開發之營業秘密，雇用人與受雇人應不得以契約禁止雇用人利用之。又由於其僅屬「非專屬授權」，除非雙方有進一步的「專屬授權」約定，受雇人仍得將該營業秘密授權他人利用。
(3)關於受雇人獨立研究或開發之營業秘密，不問是否是利用雇用人之資源或經驗，雇用人與受雇人得否以契約約定受雇人不得享受其權益？營業秘密法雖未如專利法第九條所定，受雇人於非職務上所完成之發明、新型或新式樣，「雇用人與受雇人間所訂契約，使受雇人不得享受其發明、新型或新式樣之權益者無效。」但應亦有類推適用之結果，該等約定應為無效。
二、委聘關係
關於企業外部之委聘關係中，出資聘請他人從事研究或開發之營業秘密，其歸屬依營業秘密法第四條規定：「出資聘請他人從事研究或開發之營業秘密，其營業秘密之歸屬依契約之約定；契約未約定者，歸受聘人所有。但出資人得於業務上使用其營業秘密。」
出資聘請他人從事研究或開發之營業秘密，其營業秘密先依出資人與受聘人之約定定其歸屬，未作特別約定，則法律明定歸屬於受聘人所有，惟出資人既已出資，依有償契約之精神，則應令其得於業務上使用其營業秘密，此乃出資人就該營業秘密取得「法定授權」及「非專屬授權」，不得以契約禁止出資人之利用。又由於其僅屬「非專屬授權」，除非雙方有進一步的「專屬授權」約定，受聘人仍得將該營業秘密授權他人利用。從出資人之角度，如欲有效保護出資之利益，應與受聘人以契約約定該營業秘密由出資人所有。
又關於數人共同研究或開發之營業秘密，依第五條規定：「數人共同研究或開發之營業秘密，其應有部分依契約之約定；無約定者，推定為均等。」亦即原則上依契約定其各人之應有部分，於無約定之情形，則依民法第八百十七條及八百三十一條規定，推定為均等。
與著作權法第十條、第十一條及第十二條有關「著作人」認定規定不同，營業秘密沒有所謂「人格權」之問題，此乃由於營業秘密法之重點在保護營業秘密所有人企業經營之財產上利益，同時，雖然我國在政策上將營業秘密以權利保護之，為營業秘密在本質上並不屬於具專有權利之性質，任何人都可能以正當方式另行研究或開發，獲得相同之營業秘密，從而，在法律上賦予實際研究或開發出營業秘密之人以特定人格權，並非恰當，此所以營業秘密法沒有所謂「人格權」之原因。
又僱傭或委聘情形而研究或開發出之營業秘密，縱使依法律或契約可以定其歸屬，然而特定營業秘密之範圍就竟如何，通常難以確定，尤其員工之本職學能與企業之特定營業秘密如何分別，本來就是醫鞥議性極大之議題，雖然以明文約定特定營業秘密之範圍有時反會生掛一漏萬之危險，惟為避免爭議，以契約約定何者屬雇傭或委聘契約內之營業秘密，或許一方面可以達到確定效果，另方面也是提醒雙方注意保護及尊重營業秘密之方式。
著作權法
第十一條
受雇人於職務上完成之著作，以該受雇人為著作人。但契約約定以雇用人為著作人者，從其約定。
依前項規定，以受雇人為著作人者，其著作財產權歸雇用人享有。但契約約定其著作財產權歸受雇人享有者，從其約定。
前二項所稱受雇人，包括公務員。
第十二條
出資聘請他人完成之著作，除前條情形外，以該受聘人為著作人。但契約約定以出資人為著作人者，從其約定。
依前項規定，以受聘人為著作人者，其著作財產權依契約約定歸受聘人或出資人享有。未約定著作財產權之歸屬者，其著作財產權歸受聘人享有。
依前項規定著作財產權歸受聘人享有者，出資人得利用該著作。

專利法

第七條
受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有訂定者，從其約定。
前項所稱職務上之發明、新型或新式樣，係指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。
一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未訂定者，屬於發明人或創作人。但出資人得實施其發明、新型或新式樣。
依第一項、第三項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人或創作人享有姓名表示權。
第八條
受雇人於非職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於受雇人。但其發明、新型或新式樣係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或新式樣。
受雇人完成非職務上之發明、新型或新式樣，應即以書面通知雇用人，如有必要並應告知創作之過程。
雇用人於前項書面通知到達後六個月內，未向受雇人為反對之表示者，不得主張該發明、新型或新式樣為職務上發明、新型或新式樣。
第一項報酬有爭議時，由專利專責機關協調之。
第九條
前條雇用人與受雇人間所訂契約，使受雇人不得享受其發明、新型或新式樣之權益者無效。
第十條
雇用人或受雇人對第七條及第八條權利之歸屬有爭執而達成協議者，得附有證明文件，向專利專責機關申請變更權利人名義。專利專責機關認有必要時，得通知當事人附具依其他法令取得之調解、仲裁或判決文件。