營業秘密之使用、讓與及授權

(章忠信 90. 10. 27. )
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有著作權，侵害必究

營業秘密受法律所保護，其所有人本於權利主體之地位，得使用其營業秘密，自不待言。而營業秘密得否讓與或授權他人使用，牽涉兩項議題，一是營業秘密是「權利」還是「利益」？二是「營業秘密」與「營業秘密權」有無不同？由於營業秘密法對於這兩項議題的規定並不明確，甚至有些混淆，致產生諸多誤解，有待釐清。

營業秘密是「權利」不是「利益」

由於「利益」僅是執行某一法律上或事實上行為所產生的結果，其中並無「權利」之存在，則祇能由營業秘密所有人自行使用，無所謂讓與或授權他人使用之可能，必須有法律所確認的「權利」存在，才有進一步的讓與或授權他人使用之問題。營業秘密之保護在立法政策上既已確認是屬於營業秘密法所賦予之「權利」，「營業秘密權」之權利人除自行使用其營業秘密，亦得將其「營業秘密權」讓與或授權他人使用，以獲取經濟上利益。

「營業秘密」與「營業秘密權」之不同

「營業秘密」與「營業秘密權」不同，「營業秘密」係指營業秘密法第二條所定：「係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左列要件者：一、非一般涉及該類資訊之人所知者。二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。三、所有人已採取合理之保密措施者。」至於「營業秘密權」，則指自行使用或授權他人使用，或禁止他人使用「營業秘密」之權利。簡言之，「營業秘密」是法律所保護的特定資訊，而「營業秘密權」則是使用、授權或禁止他人使用該等特定資訊之權利，從而，關於營業秘密之讓與或授權他人使用，實際上應係指「營業秘密權」之讓與或授權他人使用「營業秘密」。

營業秘密之讓與

關於「營業秘密權」之讓與，不以書面或登記為要件，雙方意思合致即可，惟為避免爭議，仍以書面為之，白紙黑字較適當。營業秘密法第六條規定：「營業秘密得全部或部分讓與他人或與他人共有。營業秘密為共有時，對營業秘密之使用或處分，如契約未有約定者，應得共有人之全體同意。但各共有人無正當理由，不得拒絕同意。各共有人非經其他共有人之同意，不得以其應有部分讓與他人。但契約另有約定者，從其約定。」「營業秘密」與「營業秘密權」不同已如前述，則此處之讓與到底是「營業秘密」之讓與，還是「營業秘密權」之讓與，應先釐清。依本條之立法理由三、四所載：「三、本條第一項係參酌著作權法第三十六條第一項：著作財產權得全部或部分讓與他人或與他人共有。四、本條第二項係參酌(一)著作權法第四十條第一項(按修正為現行著作權法第四十條之一第一項)：共同著作之著作財產權，非經著作財產權人全體同意，不得行使之；各著作人非經其他共同著作人之同意，不得以其應有部分讓與他人或為他人設定質權。各著作人，無正當理由者，不得拒絕同意。(二)專利法第六十一條：發明專利權為共有時，除共有人自己實施外，非得共有人全體之同意，不得讓與或授權他人實施。但另有約定者，從其約定。(三)專利法第六十二條：發明專利權共有人未得共有人全體之同意，不得以其應有部分讓與他人或為他人設定質權。」則此處顯然是指「營業秘密權」之讓與，然而，立法理由一之說明，卻又似指「營業秘密」之讓與，該項說明謂「一、營業秘密在性質上並無不可讓與性，且可為事實上之分割而為部分之營業秘密(如客戶名單之一部分客戶)，故本條第一項明定營業秘密得全部或部分讓與他人或與他人共有。」其實，「客戶名單」乃「營業秘密」而非「營業秘密權」，此處之讓與標的則應是「營業秘密權」而非「營業秘密」，立法理由之所以錯將「營業秘密」誤為「營業秘密權」，無寧不是因為立法過程中，對於營業秘密到底是「權利」還是「利益」之決策舉棋不定所致。正如同「著作」與「著作財產權」不同，「發明」與「發明專利權」不同，「著作」或「發明」之讓與，僅是「著作」或「發明」所附著之物產生物權上之變動，不會造成「著作財產權」或「發明專利權」之主體變動，同理，「客戶名單」之讓與僅是「營業秘密」之交付，若無「營業秘密權」之讓與，獲得該「客戶名單」之人仍不得依該名單進行營業行為，否則仍構成侵害營業秘密。

「營業秘密權」之讓與，乃是權利主體發生變動，原「營業秘密權」之權利人脫離該營業秘密之使用、授權或禁止他人使用該等資訊之地位，不得再使用、授權或禁止他人使用該等資訊，轉而由取得營業秘密權之人使用、授權或禁止他人使用該等資訊。
營業秘密權全部讓與他人或與他人共有固無問題，營業秘密權得否部分讓與他人，則非無疑義。依本條之立法理由三所載，第一項係參酌著作權法第三十六條第一項「著作財產權得全部或部分讓與他人或與他人共有」然而，著作財產權區分為重製權(§22)、公開口述權(§23)、公開播送權(§24)、公開上映權(§25)、公開演出權(§26)、公開展示權(§27)、改作權與編輯權(§28)及出租權(§29)，故著作財產權可以將部分權能轉讓他人。「營業秘密權」與「發明專利權」相似，除了使用、授權或禁止他人使用「營業秘密」之權利，並不再區分各種權能，「發明專利權」不能部分讓與他人，則「營業秘密權」應亦無部分讓與他人之可能。至於立法理由一之說明謂「一、營業秘密在性質上並無不可讓與性，且可為事實上之分割而為部分之營業秘密(如客戶名單之一部分客戶)，故本條第一項明定營業秘密得全部或部分讓與他人或與他人」，其部分之營業秘密(如客戶名單之一部分客戶)純屬「營業秘密」之部分，而非「營業秘密權」之部分，可謂係將「營業秘密」與「營業秘密權」相混所導致之結論。
民法第八百十九條規定：「各共有人得自由處分其應有部分。共有物之處分、變更及設定負擔，應得共有人之全體同意。」第八百三十一條規定：「本節規定，於所有權以外之財產權，由數人共有或公同共有者準用之。」「營業秘密權」為智慧財產權之一種，其由數人共有時，如依民法第八百三十一條準用第八百十九條規定，各共有人原得自由處分其應有部分，且「營業秘密」之使用與「營業秘密權」之處分，亦應得共有人之全體同意，但以營業秘密之保密與必須協調一致始能使用與處分之特殊性，營業秘密法對於「營業秘密」之使用與「營業秘密權」之處分，特別另作明文規定，以排除民法第八百三十一條準用第八百十九條規定。
「營業秘密」之使用與「營業秘密權」之處分，涉及「營業秘密權」共有人間之協調與互信，更與「營業秘密」之保密維護有密切關係，人和因素固極為重要，然若共有人中對於「營業秘密」之使用與「營業秘密權」之處分有不同意見，則一方面難以使用或處分，一方面也易造成洩密，第二項爰允許共有人間以契約作特別約定，以尊重契約自由原則，例如約定祇要其中一定比率之人同意即可，不必全體同意，祇有在契約沒有約定時，始應得共有人之全體同意。又為使其易於使用與處分，不致於因其中部分共有人之拒絕同意，而使整個辛苦研究或開發獲得之營業秘密無從使用或處分，乃更進一步規定各共有人無正當理由，不得拒絕同意。至於各共有人應有部分之讓與，第三項亦明定各共有人非經其他共有人之同意，不得以其應有部分讓與他人，另為尊重契約自由原則，又允許共有人間以契約就共有之「營業秘密權」之應有部分之讓與，作特別約定。

營業秘密之授權

關於「營業秘密權」之授權，亦不以書面或登記為要件，雙方意思合致即可，以書面為之較為適當。營業秘密法第七條規定：「營業秘密所有人得授權他人使用其營業秘密。其授權使用之地域、時間、內容、使用方法或其他事項，依當事人之約定。前項被授權人非經營業秘密所有人同意，不得將其被授權使用之營業秘密再授權第三人使用。營業秘密共有人非經共有人全體同意，不得授權他人使用該營業秘密。但各共有人無正當理由，不得拒絕同意。」「營業秘密權」之權利人得授權他人使用其營業秘密，此一授權結果，並不會使權利主體發生變動，「營業秘密權」之權利人除有特別約定，如專屬授權之情形外，仍得使用、授權或禁止他人使用該等資訊，獲得授權之人僅得在約定之地域、時間、內容、使用方法或其他事項範圍內，使用該等資訊，又由於營業秘密之使用，涉及權利人與被受權人之信賴關係，被授權人非經「營業秘密權」之權利人同意，不得將其被授權使用之營業秘密再授權第三人使用。
關於共有之「營業秘密權」，為確保營業秘密之秘密性，第三項規定須共有人全體同意，才可以授權他人使用該營業秘密。又為使營業秘密易於授權利用，不致於因其中部分共有人之拒絕同意，而使整個辛苦研究或開發獲得之營業秘密無從受權，乃更進一步規定各共有人無正當理由，不得拒絕同意。值得討論的是，在共有「營業秘密權」之使用或處分，或應有部分之讓與，涉及權利主體之變動，第六條第二項及第三項除應得共有人之全體同意外，並得以契約約定之，關於共有「營業秘密權」之授權，既未涉及權利主體之變動，其授權條件應更為寬鬆，為何無得以契約約定之文字，而非得共有人之全體同意不可？立法理由就此亦未作說明，此無寧又是立法上之疏漏。
營業秘密法第七條第一項及第二項主要參考著作權法第三十七條規定訂定，而著作權法第三十七條規定於九十年十一月十二日修正公布，對於專屬授權及非專屬授權之法律效果作極為詳盡之規定，其中包括授權經公證人作成公證書者，不因著作財產權人嗣後將其著作財產權讓與或再為授權而受影響(第二項)；專屬授權之被授權人在被授權範圍內，得以著作財產權人之地位行使權利。著作財產權人在專屬授權範圍內，不得行使權利(第四項)。依此修正，現行營業秘密法第七條第一項及第二項關於營業秘密權之授權規定顯有不足，例如(1)營業秘密權之權利人授權後，將其營業秘密權讓與或再為授權時，原被授權人取得之授權究竟是否會受影響？(2)營業秘密權之專屬授權之被授權人在被授權範圍內，究竟取得何種法律地位？營業秘密權被侵害時，營業秘密權之權利人或被授權人二者，何人可以主張權？(3)專屬授權後，營業秘密權之權利人自己還能不能使用該營業秘密？營業秘密法第七條第一項雖未如著作權法第三十七條第一項後段規定：「其約定不明之部分，推定為未授權」，惟為明確其權義，關於營業秘密權之授權，宜以書面作明確約定，以補法律之不足，更避免事後之爭議。

營業秘密不得為質權及強制執行之標的

營業秘密法第八條規定：「營業秘密不得為質權及強制執行之標的。」「營業秘密權」屬於無體財產權，其設定質權時無法如有體物般進行交付，而營業秘密因必須保持其秘密性，從而營業秘密法並無登記制度規定，得以作設質登記，並產生對抗第三人之效力，徒增其紛爭。又「營業秘密權」若得為強制執行之標的，將有喪失其秘密性之危險，蓋「營業秘密權」如須作拍賣時，必須讓參與投標之人了解營業秘密之內容，以決定其投標價格，如此將使營業秘密不再是秘密，反而不利於「營業秘密權」之權利人及債權人。

著作權法

第三十六條
著作財產權得全部或部分讓與他人或與他人共有。
著作財產權之受讓人，在其受讓範圍內，取得著作財產權。
著作財產權讓與之範圍依當事人之約定；其約定不明之部分，推定為未讓與。
第三十七條
著作財產權人得授權他人利用著作，其授權利用之地域、時間、內容、利用方法或其他事項，依當事人之約定；其約定不明之部分，推定為未授權。
前項授權經公證人作成公證書者，不因著作財產權人嗣後將其著作財產權讓與或再為授權而受影響。
非專屬授權之被授權人非經著作財產權人同意，不得將其被授與之權利再授權第三人利用。
專屬授權之被授權人在被授權範圍內，得以著作財產權人之地位行使權利。著作財產權人在專屬授權範圍內，不得行使權利。
第二項至第四項規定，於本法修正施行前所為之授權，不適用之。
音樂著作經授權重製於電腦伴唱機者，利用人利用該電腦伴唱機公開演出該著作，不適用第七章規定。但屬於著作權仲介團體管理之音樂著作，不在此限。
第四十條
共同著作各著作人之應有部分，依共同著作人間之約定定之；無約定者，依各著作人參與創作之程度定之。各著作人參與創作之程度不明時，推定為均等。
共同著作之著作人拋棄其應有部分者，其應有部分由其他共同著作人依其應有部分之比例分享之。前項規定，於共同著作之著作人死亡無繼承人或消滅後無承受人者，準用之。
第四十條之一
共有之著作財產權，非經著作財產權人全體同意，不得行使之；各著作財產權人非經其他共有著作財產權人之同意，不得以其應有部分讓與他人或為他人設定質權。各著作財產權人，無正當理由者，不得拒絕同意。
共有著作財產權人，得於著作財產權人中選定代表人行使著作財產權。對於代表人之代表權所加限制，不得對抗善意第三人。
前條第二項及第三項規定，於共有著作財產權準用之。