台積電敗訴？----談營業秘密在美國的保護訴訟

93.04.24.完成
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美國北加州聯邦法院二○○四年四月二十一日裁定，台積電(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TSMC)對中國大陸的中芯(Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC))所提出有關「竊取營業秘密(trade secret misappropriation)」與「不公平競爭(unfair competition)」兩項控告的規模尤甚於侵害專利權的控告，故此一部份的訴訟應由州法院審理，而非在聯邦法院中審理。中芯人員乃以「中芯獲得初步勝利」的網路新聞廣為發佈。其實，這樣的裁定僅是程序處理，談不上訴訟的勝負，大家不必太認真。
本案起源於二○○三年十二月十九日，台積電對於中芯公司提出訴訟，認為中芯公司以不當的方式對台積電挖角，讓重要的技術員工帶槍投靠，在中芯使用台積電晶片製造過程技術，從事相同產品製造，涉及「竊取營業秘密」與「不公平競爭」與專利權之侵害，向北加州聯邦法院提出告訴。
要瞭解北加州聯邦法院這項裁定的意義，應先知道美國法制的架構。美國的法律分為「聯邦法」與「州法」，智慧財產權法一般均為聯邦法，如專利法、商標法與著作權法，依這些法律發生訴訟，必須在聯邦法院進行訴訟，各州無審判權；各州自行訂定的州法，通常屬於各州自治所訂定的法律，依州法產生的訴訟則應在各州法院進行訴訟，聯邦法院也不能插手。關於營業秘密之侵害原皆由各州以習慣法(Common Law)中的不正競爭禁止原則、契約不履行及侵權行為予以處理。
美國統一州法委員會為使各州之營業秘密保護有較一致之標準，在一九七九年制定了「統一營業秘密法(Uniform Trade Secret Act)」，提供一項標準典範，而約有超過四十一個州參考或採用統一營業秘密法，提供民事程序之救濟，由於民事究濟無法有效遏止營業秘密之惡意侵害。一九九六年乃再制定「經濟間諜法案」，在美國聯邦法中的編號第十八號法典，也就是刑法中，增訂第九十章，名為「營業秘密之保護」，將營業秘密之保護由「州法」提昇至「聯邦法」之位階，同時以刑罰作為遏止侵害之利器，使得企業經營者可以透過公權力，快速且有效地保護其在私法上的營業秘密。由與我國有密切關係的四維案與永豐紙業案均有FBI人員出現其中，就可以瞭解美國政府在「經濟間諜法案」之適用方面牽涉極深。
「經濟間諜法案」與「營業秘密法」併存，非取代「營業秘密法」。新通過屬於聯邦刑法的「經濟間諜法案」外，各州原有的「營業秘密法」依舊存在，並未因此消失，故可以說美國是以「雙軌制」保護營業秘密。企業可以自行決定究以聯邦刑法的「經濟間諜法案」或是以各州民事法的「營業秘密法」處理對其營業秘密之侵害行為，尤其必須考量違反「經濟間諜法案」之案件，須經司法部部長、副部長或刑法部門之助理部長批准，始得起訴，企業未必能獲得主控權。所以，在本案中，台積電寧以「營業秘密法」之民事訴訟對中芯提出控訴，充分掌握主控權，而不願以「經濟間諜法案」為武器的原因。
本案聯邦地方法院既裁定應由州法院審理，是一個法院管轄權的決定，中芯公司認為是一大勝利，當然是言過其實。至於台積電是不是能在加州州地方法院就「竊取營業秘密」與「不公平競爭」之案件中獲勝，則要依證據有多少來認定了。