美國新訂營業秘密保護法案強化民事救濟手段

105.05.23.完成 最後更新日期105.05.25.
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2016年5月11日，美國總統歐巴馬簽署參眾兩院於4月26日所通過的「2016年營業秘密防護法案(The Defend Trade Secrets Act 2016, DTSA 法案)」，將營業秘密民事法律保護，自州法層級提升到聯邦法層級，以強化侵害營業秘密之民事救濟效果。參眾兩院少見地一面倒支持這項法案，參議院以87-0，眾議院以410-2，通過本法案。

傳統上，美國關於營業秘密之保護，都認為是屬於各州商業活動範圍，以各州之習慣法(Common Law)中的不正競爭禁止原則、契約不履行及侵權行為予以處理。美國統一州法委員會為使各州之營業秘密保護有較一致之標準，於1979年制定了「統一營業秘密法典(Uniform Trade Secret Act, UTSA)」，提供一項標準典範，供各州修正調整後，經過州議會通過，成為州法律，但其並無法有效遏止營業秘密之嚴重侵害。

1996年，鑑於美國企業重要經濟資訊不斷地被外國竊取，許多經濟間諜活動甚至有外國政府在背後支持，為保障美國科技研究與發展，進而確保美國國家安全，國會乃通過「1996年經濟間諜法案(The Economic Espionage Act of 1996, EEA)」，於美國聯邦第18號法典，也就是刑法中，增訂侵害營業秘密之刑事處罰，將營業秘密之保護，在「州法」之外，提昇至「聯邦法」之位階，以刑罰作為遏止侵害營業秘密之利器。

DTSA法案自2015年年底開始推動，希望以聯邦法律，協助美國企業在跨州或國際侵害營業秘密案件中，能有效取得民事救濟途徑。這是美國近年在要求各貿易對手國強化營業秘密保護，增加侵害營業秘密刑責之後，回頭在美國國內強化營業秘密保護之民事救濟立法。

一、以聯邦法律規範營業秘密被侵害之民事救濟程序

DTSA法案關於營業秘密之保護規定，係參考UTSA之規定，於美國聯邦第18號法典增訂侵害營業秘密之民事救濟程序。這項立法可以說是對於各州目前既有營業秘密法的補強，而不是取代。美國企業除了可以繼續依據各州營業秘密法，在各州法院主張營業秘密的保護，對於符合DTSA法案規範的營業秘密，還可以選擇在聯邦法院對侵害營業秘密之人啟動民事救濟程序。

二、適用於特定營業秘密

適用聯邦法律之營業秘密，在1996年EEA法案原本已經被定義，而DTSA法案並非完全轉用，而是僅限於「已經被使用，或將被使用於與跨州或外國商務活動有關商品或服務之營業秘密(the trade secret is related to a product or service used in, or intended for use in, interstate or foreign commerce.)」。

三、單方面扣押聲請

為了迅速有效地避免營業秘密被不當地使用及洩漏，不同於UTSA之一般規定，DTSA法案允許營業秘密持有人於「防止營業秘密擴散或流傳之必要(necessary to prevent the propagation or dissemination of the trade secret) 」之情形下，得單方面（ex parte）聲請法院扣押遭不當取得之營業秘密(misappropriated trade secrets)，無須事先通知被告。

法院在決定是否同意扣押以前，應斟酌以下因素：

(一)被聲請扣押者可能不會遵守法院依據聯邦民事程序規則第65條或其他一般命令要求而對營業秘密持有人顯不公平合理者。

(二)無開項扣押，將會立即產生無法回復之損害者。

(三)對營業秘密持有人之損害或對第三人之重大損害，遠高於被聲請扣押者之損害者。

(四)營業秘密持有人顯有勝訴之可能者。

相對地，為避免一方濫用這項程序，對他方造成不可回復之損害，DTSA法案規定，扣押之後，法院應於七日內聽審，確認前述扣押確屬適當。同時，DTSA法案一方面要求聲請扣押之一方必須出具宣誓書或經認證之證明文件，顯示非扣押不足以立即有效遏止嚴重侵害營業秘密之發生，另一方面參考商標法規定，對於因此造成被不當扣押而受損害之一方，聲請之一方必須承擔足夠的損害賠償。

四、禁制令

當營業秘密事實上已被侵害，或有被侵害之虞，營業秘密持有人得向法院申請禁制令，要求相關人員為或不為一定之行為。只要法院認為有合理必要，即得發出禁制令。

除了各州法律所訂之競業禁止條款，DTSA法案亦允許營業秘密持有人，得向法院申請禁制令，要求員工不得前往競爭對手公司任職，以防止員工可能洩漏原雇主之營業秘密。

此項規定並不包括「不可避免揭露原則( inevitable disclosure doctrine)」之適用。所謂「不可避免揭露原則」，係指當員工腦海中所記憶之營業秘密，可能被不可避免地使用於新雇主之業務執行時，原雇主得要求法院禁止該員工前往新雇主之處任職。

DTSA法案明白揭示，必須「有證據顯示有受威脅的不當使用“evidence of threatened misappropriation”」，才能發出禁制令，不能「僅憑當事人所知悉的資訊“not merely on the information the person knows”」，就限制員工前往任職新工作。

五、損害賠償

DTSA法案允許營業秘密持有人針對營業秘密之侵害，請求實際損害之金額以及侵害者所獲不當得利。對於惡意侵害行為，將必須承擔懲罰性賠償，金額達可證明損害之兩倍，而侵害者並應承擔律師費用。

若禁制令之發出對於營業秘密之保護仍非恰當，法院得酌定被告支付使用報酬，以為補償營業秘密持有人之損失。

六、「吹哨者保護(whistleblower protection)」條款

DTSA法案明定「吹哨者保護」或「窩裡反」之「免責條款(immunity provision」」，凡向主管機關秘密舉報違法行為，或是於訴訟中以秘密方式據實陳述，因而洩漏營業秘密者，可免除聯邦法或州法之民、刑事責任，藉此鼓勵內部員工糾舉不法。而為了落實「吹哨者保護」條款，DTSA法案更進一步要求雇主必須於合約中清楚註明「吹哨者保護」條款，使保管營業秘密之員工，知悉有這項條款之存在，否則，雇主對不法洩密員工主張侵害營業秘密之損害賠償時，不得請求懲罰性損害賠償及律師費用。

七、三年請求時效

為有效及時保護營業秘密，DTSA法案明定營業秘密持有人於知悉或依據合理調查而應知悉侵害發生起算三年內，應提起民事救濟請求，否則將喪失請求權。

1996年的EEA法案及2016年DTSA法案，於美國聯邦刑法強化對美國企業之營業秘密民、刑事保護，說明美國政府面對日益激烈的全球智慧財產權競爭，希望更有效率地保障美國企業利益，不允許有不公平的手段，取得、洩漏或使用美國企業之營業秘密。

除了要求貿易對手國應立法強化侵害營業秘密之民事救濟及提高刑責，以保護營業秘密，美國對於自己法制之建置，亦不遺餘力。未來DTSA法案之效用到底如何，仍必須透過司法實踐觀察。但也可以預見，DTSA法案這套機制，也可能作為美國繼續要求貿易對手國比照參考之依據，台灣的營業秘密法或許也可能在目標之內。