營業秘密權之權利質權可能與營業秘密權侵害告訴權相關解疑

109.03.23.完成
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「營業秘密」一詞，由「營業」與「秘密」結合。從文法上觀察，「營業」乃形容詞，「秘密」則係名詞，望文生義，其係指事業經營過程中所獲得與之重要資訊。「秘密」係一種「資訊」，「營業秘密」亦係一種「資訊」，惟其與「營業」有關。

關於「營業秘密」之範圍與條件，營業秘密法第二條有其定義，該條規定：「本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左列要件者：一、非一般涉及該類資訊之人所知者。二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。三、所有人已採取合理之保密措施者。」

營業秘密之保護核心，集中於他人不得以不正當之方法，取得、使用或洩漏他人之營業秘密，而不在使事業經營者就他所研究或開發而得之營業秘密，享有一項「排他」或「專有」權利。也就是說，相同專業領域之事業經營者，如果經過各自研究或開發，獲得一件屬於該領域之人所不知悉的相同秘密資訊，他們對於這項秘密資訊，各自都可以主張是他們的營業秘密，不相妨礙，誰也不能禁止彼此就這項營業秘密的運用。如果他們對於這項秘密資訊，想取得排除他人使用的權利，就必須透過申請專利權之程序。這時是先申請先取得，不管是誰先研究或發展出來的。當然，並不是所有營業秘密都能跨過專利法對於技術資訊的門檻，營業秘密之研究或開發者，自己要衡量一下，他的營業秘密到底能不能符合專利法保護標的之要求。

如此說來，營業秘密到底是不是具有如專利權之「排他權」性質，或如「商標權」或「著作權」之「專有權」，一直是個爭議。雖然主管機關經濟部肯定營業秘密是一個「權利」，但整部營業秘密卻僅見「營業秘密」一詞，見不到一個「營業秘密權」，這是營業秘密法立法上很大的瑕疵，營業秘密法自民國八十五年制定公布後，歷經兩次修正，就只是呼應產業界的要求，增訂刑罰及偵查中之秘密保持令相關規定，就是沒有認真處理這項重要爭議，真是不應該。

無論如何，營業秘密法第七條規定，營業秘密是可以授權他人利用的，只是，這項授權也引發另一個疑義，亦即當營業秘密被以不正當之方式取得、使用或洩漏時，誰可以出面主張侵害？

營業秘密法第七條規定：「營業秘密所有人得授權他人使用其營業秘密。其授權使用之地域、時間、內容、使用方法或其他事項，依當事人之約定。前項被授權人非經營業秘密所有人同意，不得將其被授權使用之營業秘密再授權第三人使用。營業秘密共有人非經共有人全體同意，不得授權他人使用該營業秘密。但各共有人無正當理由，不得拒絕同意。」

如果，營業秘密被定位為是一種「權利」，又因為營業秘密不具有「排他權」或「專有權」之性質，則營業秘密權人就其營業秘密，可享有：(1)自己利用其營業秘密之權利，(2)禁止他人以不正當的方式取得、使用或洩漏其營業秘密之權利，(3)授權他人利用其營業秘密之權利，(4)將其營業秘密權讓與他人之權利，(5)以其營業秘密權為標的而設定質權之權利。至於他人自行研究或開發之相同內容之營業秘密，營業秘密權人就其營業秘密既無「排他權」或「專有權」，則對該他人或其後手之利用、授權、讓與或設定質權，並無禁止或反對之權利。

關於營業秘密權能否做為設定質權之標的，營業秘密法第八條係持否定見解。該條規定：「營業秘密不得為質權及強制執行之標的。」，其立法理由係認為「營業秘密若得設質或為強制執行之標的，則於未受清償拍賣時，欲參與投標者勢有了解營業秘密之內容，以決定其投標價格之必要，如此將使參與投標者均有知悉他人營業秘密之機會，對營業秘密所有人之保護顯有未周。又營業秘密並無登記、公告等公示制度，無法如商標專用權、專利權、著作權之設質予 以登記對抗效力，故不宜設質，爰明定營業秘密不得為質權及強制執行之標的。」然則，以營業秘密權設定質權，或因設質後債務未清償而必須將營業秘密權拍賣清償，並不必然需揭露營業秘密之內容，至於登記公示制度，得以另行建立，或以其他機制處理，均非限制營業秘密不得設質或為強制執行之標的之理由。

從歷史案例上觀察，以可口可樂配方此項知名營業秘密為例，該公司負責人伍德魯夫（Ernest Woodruff）為爭取銀行融資，於1919年將配方書寫於紙本，存放於紐約銀行保險箱，以供設定質權。直到1925年清償貸款，配方紙本始轉存Trust Company Bank(今日之太陽信託銀行, SunTrust），2011年12月再回歸於亞特蘭大之「可口可樂世界」博物館（World of Coca-Cola）。

若從已經無註冊登記制度之著作權法制觀察，著作權法於八十七年取消著作權登記制度之後，為促進文化創意產業之發展，活絡其資金流動，九十九年制定公布之文化創意產業發展法第二十三條，另外建立以文化創意成果為標的之著作財產權設質登記制度，迄今也已有四件完成著作財產權設定質權登記公告。

以營業秘密權設定質權，或因設質後債務未清償而必須將營業秘密權拍賣清償，涉及債權債務之信任關係。營業秘密之價值並不在於其內容為何，而在於該營業秘密得發揮何等效果，以保密為理由而限制營業秘密不得設質或為強制執行之標的，僅會限制營業秘密權人運用其營業秘密融資之機會，未必符合營業秘密法保護營業秘密之立法本旨。

以營業秘密為一種「權利」之前提下，未來營業秘密法第七條第一項規定應該被修正為：「營業秘密『權利人』得授權他人使用其營業秘密。其授權使用之地域、時間、內容、使用方法或其他事項，依當事人之約定。前項被授權人非經營業秘密所有人同意，不得將其被授權使用之營業秘密再授權第三人使用。營業秘密『權』之共有人非經共有人全體同意，不得授權他人使用該營業秘密。但各共有人無正當理由，不得拒絕同意。」同時亦應刪除現行第八條限制營業秘密不得設質或為強制執行之標的之規定。

關於營業秘密之授權利用，法制上仍有一些缺失，也常有諸多誤解，立法與司法方面，有待進一步釐清。

一、「營業秘密之利用授權」才是精確用語

關於利用他人之營業秘密，或授權他人利用營業秘密，多數授權書或契約都標示為「營業秘密授權書」或「營業秘密授權契約」，一般人也總以「營業秘密之授權」稱之。精確的用語，應該是「營業秘密之利用授權」，相關書面則應以「營業秘密利用授權書」或「營業秘密利用授權契約」為之。

法律關係上，營業秘密權人係「授權他人『利用營業秘密』」，而非「將『營業秘密權』『授權』他人』」。營業秘密權人僅係允許他人「利用營業秘密」，其並未將「營業秘密權」「授權」他人，被授權之人除取得自己得「利用營業秘密」之權利外，並不得行使營業秘密權。從而，營業秘密法第七條第二項乃規定：「前項被授權人非經營業秘密所有人同意，不得將其被授權使用之營業秘密再授權第三人使用。」

二、取得授權之人，僅取得「自己得利用營業秘密之權利」

由於營業秘密權人已授權被授權人得「利用營業秘密」，營業秘密權人對於被授權人「利用營業秘密」之行為，即不得再行使「禁止他人利用之權利」；相對地，若他人未經營業秘密權人授權，逕行利用營業秘密，僅得由營業秘密權人對其行使「禁止他人利用之權利」，至於合法之被授權人，僅是取得自己得「利用營業秘密」之權利，並未取得營業秘密權，故其對於非法之利用人，並不得主張任何權利。

三、「營業秘密之利用授權」有無「專屬授權」之可能？其效果又是如何？

營業秘密法第七條僅規定「營業秘密之利用授權」，並未進一步規範「營業秘密之利用專屬授權」。則「營業秘密之利用授權」有無「專屬授權」之可能？其效果又是如何？

著作權法原本亦無「專屬授權」之規定，九十年該法修正施行前，授權僅具債權契約之效果，除非透過契約另有約定，否則專屬授權之被授權人僅得在被授權範圍內利用著作，並不得以著作財產權人之地位，對他人行使權利，而著作財產權人於專屬授權範圍內，既仍享有著作財產權，若再自行行使其著作財產權，似非法所不許。著作權法九十年修正施行後，增訂第三十七條第四項：「專屬授權之被授權人在被授權範圍內，得以著作財產權人之地位行使權利，並得以自己名義為訴訟上之行為。著作財產權人在專屬授權範圍內，不得行使權利。」自此，著作財產權人於專屬授權範圍內，不得行使權利，已屬確定。至於專屬授權之被授權人於被授權範圍內，得以著作財產權人之地位行使權利，其所稱「行使權利」，係指著作財產權於私法上之行使，包括自己利用著作及授權他人利用著作。至於著作財產權被侵害時，被授權人得否提起刑事告訴，應視其是否為被害人而依刑事訴訟法規定定之。由於最高法院八十六年度台非字第六十四號刑事判決確認被專屬授權人即為直接被害人，得提起告訴或自訴，該次修法乃予明定於條文中。

營業秘密法八十五年制定公布時，並未慮及「專屬授權」及「非專屬授權」之議題，著作權法九十年修正增訂第三十七條第四項：「專屬授權」之規定後，營業秘密法亦未配合修正，則營業秘密權被侵害時，被授權人得否提起刑事告訴，應視其是否為被害人而依刑事訴訟法規定定之。

由於如前所述，營業秘密之授權，被授權之人除取得「自己得利用營業秘密之權利」外，並未取得營業秘密權，故營業秘密法第七條第二項乃規定：「前項被授權人非經營業秘密所有人同意，不得將其被授權使用之營業秘密再授權第三人使用。」其既因未取得營業秘密權，故「不得將其被授權使用之營業秘密再授權第三人使用」，對於未經授權而取得、使用或洩漏營業秘密之人，並不得主張任何權利。

又最高法院八十六年度台非字第六十四號刑事判決確認，著作未經授權而利用，被專屬授權人即為直接被害人，得提起侵害著作財產權之告訴或自訴，著作權法據此修正，使得「專屬授權之被授權人在被授權範圍內，得以著作財產權人之地位行使權利，並得以自己名義為訴訟上之行為。著作財產權人在專屬授權範圍內，不得行使權利。」同理，取得「自己得利用營業秘密之權利」之被授權人，因營業秘密法未明定「專屬授權之被授權人在被授權範圍內，得以營業秘密權人之地位行使權利，並得以自己名義為訴訟上之行為。營業秘密權人在專屬授權範圍內，不得行使權利。」僅取得營業秘密之非專屬授權之被授權人，對於未經授權而取得、使用或洩漏營業秘密之人，並不得提起侵害營業秘密權之告訴或自訴。

營業秘密法立法之初，各方對於營業秘密之本質，認識不足，導致立法紊亂。多年來之營業秘密法修正，並未重視該法之缺失，僅係針對產業訴求局部增訂，未曾亦無意通盤檢視，徹底調整。營業秘密之本質、主管機關之歸屬、權利質權及強制授權之限制、專屬授權之定位等等，均較諸增訂刑罰及偵查中之秘密保持令相關規定重要，為來於適當時間，應認真處理各該項重要爭議，始為正辦。