著作權筆記

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專利權和商標問題

湘
2021-12-20 06:53:06
123.194.199.61

老師您好：
冒昧打擾，
有幾個專利權和商標問題，
想請教您是否有參考資料可以詢問?

1. 甲為 A 光學鏡頭製造公司（下稱 A 公司）的行銷單位業務員。與 A 公司訂立僱傭契約，其中有條款關於研發成果歸屬，約定甲於 A 公司任職期間之所有發明，均自動歸屬於 A 公司，甲不得有異議。由於甲於任職A 公司前，具有光學科技研究的博士學位與研究經驗，鑑於市場對智慧型手機之防震數位鏡頭的需求頗殷，遂自行研發 X 型防震數位鏡頭之生產技術。研發期間，甲曾利用或參考 A 公司的資料庫與現存光學鏡頭製造技術，並常就光學技術的技術問題諮詢 A 公司之研發部門。甲完成 X型防震數位鏡頭之生產技術後，並未通知 A 公司，竟自行向經濟部智慧財產局申請發明專利，三年後獲授予專利之審定並公告。後因甲有資金之需要，將 X 型防震數位鏡頭之方法專利權讓與於乙，並業已向經濟部智慧財產局完成專利權之讓與登記。乙取得該專利後，大量生產 X 型防震數位鏡頭，於市場上銷售。試附理由回答下列問題：
  (一)該發明之專利權歸屬於何者？設若 A 公司得知乙產銷 X 型防震數位鏡頭之情事，欲以甲非 X 型防震數位鏡頭相關方法專利案之發明專利申請權人，舉發該方法專利，並依專利法第 35 條規定請求救濟，其是否有理由？
  (二)A 公司未經乙之同意，亦於市場產銷 X 型防震數位鏡頭。乙得否對 A公司主張專利權侵害而請求損害賠償？

2. 甲主張 A 公司所註冊指定使用於「中藥品」商品之文字商標「康 O」（創意性商標，先天識別性甚強），無正當事由迄未使用已滿 3 年，違反商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定，應予廢止註冊。商標權人 A 公司乃提出下列 3 年內使用之證據，以證明有商標之使用。請附具理由回答下列問題：
  (一).A 公司提出賣給藥局的估價單記載之中藥品名上有「康 O」二字者，均加註"康 O"記號，並有補強證據送貨收據、統一發票等證明確有銷貨之事實；甲則抗辯稱：估價單屬私文書，為購買憑證之收據性質，屬於交易之內部文書，並無向藥局行銷商品之行為。請說明何者有理由？
  (二).A 公司因指定商品「中藥品」之銷量不佳，乃在作為贈品之環保袋上加附系爭商標，令消費者得以認識其欲促銷之中藥商品，主張有使用系爭商標。甲則抗辯因該贈品並非中藥品，故非屬商標之使用。請說明何者有理由？
  (三).A 公司在他人所有商標之中藥品（如 O 牛運功散等中藥商品）外包裝上除原藥品商標外，再於明顯地方以油印附加系爭商標於上，而販售之，主張有以系爭商標販賣中藥品。甲則抗辯 A 之行為係提供藥品零售服務，而非系爭商標指定商品之使用。請說明何者有理由？

RE:專利權和商標問題
章忠信 2021-12-20 14:04:35 163.14.33.27
同學，請先試抒己見，以利後續討論。

RE:專利權和商標問題

湘
2022-08-17 16:40:50
192.192.13.20

專利權讓與，於雙方當事人意思表示合意之日即行生效，惟欲產生對抗第三人之效力，則必須於經濟部智慧財產局完成登記，始生對抗第三人之效力。甲有資金之需要，將 X 型防震數位鏡頭之方法專利權讓與於乙，並業已向經濟部智慧財產局完成專利權之讓與登記，所以目前專利權歸屬於乙。

A公司欲以專利法第 35 條規定請求救濟，但是按照專利法第35條「發明專利權經專利申請權人或專利申請權共有人，於該專利案公告後二年內，依第七十一條第一項第三款規定提起舉發，並於舉發撤銷確定後二個月內就相同發明申請專利者，以該經撤銷確定之發明專利權之申請日為其申請日。依前項規定申請之案件，不再公告。」甲完成 X型防震數位鏡頭之生產技術後三年後獲授予專利之審定並公告，辦理時程已過，且專利權已經讓與給乙，乙已經註冊取得專利可對抗第三人。

專利法第 62 條
發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。
前項授權，得為專屬授權或非專屬授權。
專屬被授權人在被授權範圍內，排除發明專利權人及第三人實施該發明。
發明專利權人為擔保數債權，就同一專利權設定數質權者，其次序依登記之先後定之。

我個人認為在本案例中，甲先將專利專屬授權給與 A 公司，訂立僱傭契約，其中有條款關於研發成果歸屬，約定甲於 A 公司任職期間之所有發明，均自動歸屬於 A 公司，甲不得有異議。依照專利法第67條第一項規定，因為「授權登記」僅是專利授權的「對抗要件」，而非「生效要件」。也就是說甲與A公司間的授權契約效力，並不會因為是否有辦理登記受到影響。被授權人A公司因為沒有登記，不得禁止嗣後從甲取得專利的乙行使權利而乙。所以如果乙對 A公司主張專利權侵害而請求損害賠償並無道理。

RE:專利權和商標問題
章忠信 2022-08-17 23:35:58 1.171.57.16
專利權歸屬議題，要先確認(1)本案是不是職務上之發明，還是利用雇主經驗或資源之非職務上發明；此外，(3)員工有無通知雇主這是非職務上之發明；(3)雇主關於員工不得享有任職期間之任何發明之專利，其有效性如何，都在考量之列。這些議題先處理完畢，才能進一步討論員工的讓與專利權議題。

RE:專利權和商標問題

湘
2022-08-20 11:05:34
123.193.59.53

第 7 條
受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。
前項所稱職務上之發明、新型或設計，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或設計。
一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人得實施其發明、新型或設計。
依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人、新型創作人或設計人享有姓名表示權。
第 8 條
受雇人於非職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於受雇人。但其發明、新型或設計係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或設計。
受雇人完成非職務上之發明、新型或設計，應即以書面通知雇用人，如有必要並應告知創作之過程。
雇用人於前項書面通知到達後六個月內，未向受雇人為反對之表示者，不得主張該發明、新型或設計為職務上發明、新型或設計。
第 9 條
前條雇用人與受雇人間所訂契約，使受雇人不得享受其發明、新型或設計之權益者，無效。

所以本案中甲和原本A公司所訂的契約，依照專利法第九條，應該是無效的。甲可以將專利權授權讓與給乙，在經濟部智慧財產局完成註冊登記
--
感謝老師

RE:專利權和商標問題

章忠信
2022-08-21 21:49:33
118.160.7.58

甲為 A 光學鏡頭製造公司的行銷單位業務員，應該不負責研發，所以，甲研發的X 型防震數位鏡頭之生產技術，應該不是職務上研發成果。但因為甲利用A公司的經驗及資源，A公司應該得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或設計。若A公司未支付而使用，甲得請求支付，但不得主張侵害專利權。

甲未依規定通知A公司有，X 型防震數位鏡頭生產技術之非職務上研發成果，A公司隨時都可以爭執其是職務上之著作。

甲將專利讓與乙，如A公司得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或設計，乙不得主張A公司侵害專利權。

RE:專利權和商標問題
湘 2022-08-27 12:24:53 192.192.13.20
第 62 條發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。 -- 感謝老師解說請問是這一條嗎？

RE:專利權和商標問題
章忠信 2022-08-28 21:29:25 118.160.20.58
重點會集中在專利法第八條第三項之受僱人有無通知雇主期有非職務上之發明專利，讓雇主有無機會為反對之表示。